На сайте используются cookie-файлы и другие аналогичные технологии. Для того, чтобы сделать ваше посещение
комфортным и нашу работу эффективнее. Оставаясь на сайте, вы соглашаетесь с использованием этих технологий.
Мы свяжемся с вами в ближайшее время!
Получить книгу
Спасибо за заявку!
Мы свяжемся с вами в ближайшее время!
на главную
Новости и аналитика
Как защититься от патентных троллей? Дело в сфере производства угольной продукции на 100 000 000 рублей
Сразу проясним, «патентные тролли» – это те физические или юридические лица, кто не производят и не продают продукцию, но специально регистрируют патент в отношении технологии, которую использует определённый производитель, а затем требуют с производителя и/или продавца этой продукции гигантские лицензионные сборы. Но хорошая новость в том, что от действий патентных троллей можно защититься. Юристы коллегии адвокатов «Юрпроект» Евгений Георгинский и Дарья Хлопецкая (Викулина) поделились с редакцией «Авант-ПАРТНЕР» успешным примером из практики.
В ноябре 2024 года в Восьмом кассационном суде общей юрисдикции завершился спор по иску гражданина С. к ООО «К.» о нарушении исключительных прав на изобретение, запрещение использования исключительного права на изобретение и возмещении ущерба за незаконное использование. В этом споре мы представляли интересы ответчика – ООО «К.», который занимался производством угольной продукции.
Истец обратился с исковыми требованиями в Кемеровский районный суд, ссылался на то, что является единственным автором и патентообладателем изобретения «Способ обогащения угля и мобильный сортировочный комплекс для его осуществления». По его мнению, наш доверитель использовал его изобретение для обогащения угля в своей предпринимательской деятельности. А поскольку С. согласие на использование его изобретения нашему доверителю не давал, истец посчитал, что таким образом его исключительные права на данное изобретение нарушены. Размер убытков по расчётам истца составил 109 млн рублей.
Как такое могло произойти
По нашей информации, истец заранее узнал о том, какое оборудование и технология используются ответчиком в производстве, чтобы зарегистрировать патент на этот способ производства угольной продукции и затем потребовать выплаты денег за нарушение своих интеллектуальных прав. Роспатент зарегистрировал патент за гражданином С., после чего последний инициировал прокурорскую проверку в отношении ООО «К.».
В ходе прокурорской проверки одно государственное экспертное учреждение провёло внесудебную экспертизу, согласно выводам которой следовало, что ООО «К.» якобы использует формулу изобретения и таким образом нарушает исключительные права С. Затем последовало обращение в суд.
Что происходит в суде по патентным спорам
Для разрешения спора необходимо было установить факт использования/неиспользования ответчиком каждого признака формулы изобретения истца. Для этих целей в рамках спора была проведена патентоведческая экспертиза. И даже не одна, а целых три!
Проведение первой экспертизы было поручено техническим специалистам Кузбасского государственного технического университета имени Т.Ф. Горбачева. В результате первого исследования экспертами был сделан вывод о том, что сортировочные комплексы ответчика не используют в своём составе все признаки формулы изобретения истца на дату осмотра. Однако было сделано упоминание о том, что сортировочные комплексы претерпели изменения, а потому ранее (в период прокурорской проверки) они полностью соответствовали описанию формулы.
С этим выводом мы были не согласны и заявляли в судебном порядке о проведении повторного исследования. Основанием для нашего ходатайства о проведении повторной экспертизы послужило и то, что проведение исследований должно быть поручено специалистам не с техническим образованием, а со знаниями в области патентного права. Суд нас услышал и проведение второго исследования поручил эксперту-патентному поверенному АО «Реестр-консалтинг». Второй эксперт представил заключение, выводы которого сводились к тому, что ответчик также не нарушает исключительные права истца на его изобретение на дату осмотра. Что касается прошлого периода (периода прокурорской проверки), эксперт считал, что нарушений нет, поскольку внесённые изменения не повлекли за собой полного использования каждого пункта формулы изобретения.
С этим выводом уже не согласился истец, а потому по его ходатайству суд назначил третью экспертизу, проведение которой поручил ООО «Независимое патентное агентство» эксперту – патентному поверенному, у которого было ещё и техническое образование. Результаты этого исследования дали ответы на все значимые для правильного разрешения спора вопросы.
В заключении были сделаны выводы о том, что сортировочные комплексы ответчика на дату осмотра также не используют все признаки формулы изобретения истца. Кроме того, относительно периода прокурорской проверки эксперт подробно отразил, что в заключении государственного экспертного учреждения экспертами было проведено исследование путём сравнения формулы изобретения истца с сортировочными комплексами ответчика по общим признакам, а не по каждому. Подобный способ исследования недопустим в такого рода экспертизах и противоречит методике патентоведческих исследований. Для установления факта использования/неиспользования изобретения необходимо проводить сравнение по каждому признаку формулы изобретения. Таким образом, в результате использования неверной методики исследования были сделаны неверные выводы.
Следовательно, оформивший себе патент на способ производства угольной продукции С. описал технологию и оборудование не совсем точно, в результате чего зарегистрировал патент на другое изобретение, а деятельность ответчика прав истца не нарушает. И поскольку факт нарушения исключительных прав истца на изобретение им не был доказан, требование о возмещении убытков также не подлежало удовлетворению.
Важно отметить, что помимо судебных экспертиз, истцом были представлены и ряд других доказательств: пояснения свидетелей, письменные документы о закупе угля и его реализации, фото и видеозаписи с места работы сортировочных комплексов. Но нам удалось доказать, что все эти доказательства не являются допустимыми при разрешении спора о нарушении исключительных прав поскольку ключевым моментом в подобных спорах, является проведение патентоведческого исследования.
Какой итог патентного спора
В марте 2024 г. Кемеровский районный суд Кемеровской области отказал в удовлетворении требований гражданина С. к ООО «К.». После обжалования в апелляционном порядке решение было оставлено Кемеровским областным судом без изменений. А 12 ноября 2024 г. судебная коллегия кассационного суда поддержала выводы судов нижестоящих инстанций и оставила все принятые по делу судебные акты без изменения. Тем самым, нам удалось отстоять в суде интересы нашего доверителя и не допустить взыскания с него необоснованной платы за использование чужого патента.
Подводя итог, рекомендуем своевременно регистрировать патенты на используемые в вашей деятельности технологии – в этом вопросе имеет смысл начать работу с консультации у патентного поверенного. А в случае, если вы уже получили претензию о нарушении чьих-то интеллектуальных прав или в отношении вас начата прокурорская либо иная проверка по этому вопросу, то, не теряя времени, надо обращаться к юристам и адвокатам с опытом ведения патентных споров. Аналогичные рекомендацию будут справедливы и для товарных знаков, программ для ЭВМ и прочей интеллектуальной собственности, которую вы используете в вашей деятельности.
В ноябре 2024 года в Восьмом кассационном суде общей юрисдикции завершился спор по иску гражданина С. к ООО «К.» о нарушении исключительных прав на изобретение, запрещение использования исключительного права на изобретение и возмещении ущерба за незаконное использование. В этом споре мы представляли интересы ответчика – ООО «К.», который занимался производством угольной продукции.
Истец обратился с исковыми требованиями в Кемеровский районный суд, ссылался на то, что является единственным автором и патентообладателем изобретения «Способ обогащения угля и мобильный сортировочный комплекс для его осуществления». По его мнению, наш доверитель использовал его изобретение для обогащения угля в своей предпринимательской деятельности. А поскольку С. согласие на использование его изобретения нашему доверителю не давал, истец посчитал, что таким образом его исключительные права на данное изобретение нарушены. Размер убытков по расчётам истца составил 109 млн рублей.
Как такое могло произойти
По нашей информации, истец заранее узнал о том, какое оборудование и технология используются ответчиком в производстве, чтобы зарегистрировать патент на этот способ производства угольной продукции и затем потребовать выплаты денег за нарушение своих интеллектуальных прав. Роспатент зарегистрировал патент за гражданином С., после чего последний инициировал прокурорскую проверку в отношении ООО «К.».
В ходе прокурорской проверки одно государственное экспертное учреждение провёло внесудебную экспертизу, согласно выводам которой следовало, что ООО «К.» якобы использует формулу изобретения и таким образом нарушает исключительные права С. Затем последовало обращение в суд.
Что происходит в суде по патентным спорам
Для разрешения спора необходимо было установить факт использования/неиспользования ответчиком каждого признака формулы изобретения истца. Для этих целей в рамках спора была проведена патентоведческая экспертиза. И даже не одна, а целых три!
Проведение первой экспертизы было поручено техническим специалистам Кузбасского государственного технического университета имени Т.Ф. Горбачева. В результате первого исследования экспертами был сделан вывод о том, что сортировочные комплексы ответчика не используют в своём составе все признаки формулы изобретения истца на дату осмотра. Однако было сделано упоминание о том, что сортировочные комплексы претерпели изменения, а потому ранее (в период прокурорской проверки) они полностью соответствовали описанию формулы.
С этим выводом мы были не согласны и заявляли в судебном порядке о проведении повторного исследования. Основанием для нашего ходатайства о проведении повторной экспертизы послужило и то, что проведение исследований должно быть поручено специалистам не с техническим образованием, а со знаниями в области патентного права. Суд нас услышал и проведение второго исследования поручил эксперту-патентному поверенному АО «Реестр-консалтинг». Второй эксперт представил заключение, выводы которого сводились к тому, что ответчик также не нарушает исключительные права истца на его изобретение на дату осмотра. Что касается прошлого периода (периода прокурорской проверки), эксперт считал, что нарушений нет, поскольку внесённые изменения не повлекли за собой полного использования каждого пункта формулы изобретения.
С этим выводом уже не согласился истец, а потому по его ходатайству суд назначил третью экспертизу, проведение которой поручил ООО «Независимое патентное агентство» эксперту – патентному поверенному, у которого было ещё и техническое образование. Результаты этого исследования дали ответы на все значимые для правильного разрешения спора вопросы.
В заключении были сделаны выводы о том, что сортировочные комплексы ответчика на дату осмотра также не используют все признаки формулы изобретения истца. Кроме того, относительно периода прокурорской проверки эксперт подробно отразил, что в заключении государственного экспертного учреждения экспертами было проведено исследование путём сравнения формулы изобретения истца с сортировочными комплексами ответчика по общим признакам, а не по каждому. Подобный способ исследования недопустим в такого рода экспертизах и противоречит методике патентоведческих исследований. Для установления факта использования/неиспользования изобретения необходимо проводить сравнение по каждому признаку формулы изобретения. Таким образом, в результате использования неверной методики исследования были сделаны неверные выводы.
Следовательно, оформивший себе патент на способ производства угольной продукции С. описал технологию и оборудование не совсем точно, в результате чего зарегистрировал патент на другое изобретение, а деятельность ответчика прав истца не нарушает. И поскольку факт нарушения исключительных прав истца на изобретение им не был доказан, требование о возмещении убытков также не подлежало удовлетворению.
Важно отметить, что помимо судебных экспертиз, истцом были представлены и ряд других доказательств: пояснения свидетелей, письменные документы о закупе угля и его реализации, фото и видеозаписи с места работы сортировочных комплексов. Но нам удалось доказать, что все эти доказательства не являются допустимыми при разрешении спора о нарушении исключительных прав поскольку ключевым моментом в подобных спорах, является проведение патентоведческого исследования.
Какой итог патентного спора
В марте 2024 г. Кемеровский районный суд Кемеровской области отказал в удовлетворении требований гражданина С. к ООО «К.». После обжалования в апелляционном порядке решение было оставлено Кемеровским областным судом без изменений. А 12 ноября 2024 г. судебная коллегия кассационного суда поддержала выводы судов нижестоящих инстанций и оставила все принятые по делу судебные акты без изменения. Тем самым, нам удалось отстоять в суде интересы нашего доверителя и не допустить взыскания с него необоснованной платы за использование чужого патента.
Подводя итог, рекомендуем своевременно регистрировать патенты на используемые в вашей деятельности технологии – в этом вопросе имеет смысл начать работу с консультации у патентного поверенного. А в случае, если вы уже получили претензию о нарушении чьих-то интеллектуальных прав или в отношении вас начата прокурорская либо иная проверка по этому вопросу, то, не теряя времени, надо обращаться к юристам и адвокатам с опытом ведения патентных споров. Аналогичные рекомендацию будут справедливы и для товарных знаков, программ для ЭВМ и прочей интеллектуальной собственности, которую вы используете в вашей деятельности.
Источник: "Авант-ПАРТНЕР"
Персоны
Рубрика: